6001-22-00-3гп/221

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2022 года город Нур-Султан

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан в составе:

председательствующего судьи Султанова Н.К.,

судей Альмагамбетовой Г.Ж., Боровик М.Г.,

с участием представителей истца А[...], К[...], Т[...],

представителя ответчика Ш[...],

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством мобильной видеоконференцсвязи гражданское дело

по иску Товарищества с ограниченной ответственностью (далее – ТОО) «ФХ[...]» к ТОО «U[...]» (Юнилактис), с участием третьего лица на стороне ответчика, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, ТОО «КААК[...]», о прекращении действия правовой охраны торгового знака «Снежинка» в части товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты»,

поступившее по ходатайству ТОО «U[...]» (Юнилактис) о пересмотре постановления судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 18 ноября 2021 года,

УСТАНОВИЛА:

ТОО «ФХ[...]» (далее - ФХ «У[...]») обратилось в суд с иском к ТОО «U[...]» (Юнилактис) (далее – Товарищество) с вышеуказанными требованиями, мотивируя тем, что ответчик, являясь владельцем товарного знака «Снежинка», длительное время не использует его в части товаров 30 класса МКТУ по категории «мука и зерновые продукты».

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 30 июня 2021 года в удовлетворении иска отказано.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 18 ноября 2021 года решение суда отменено с вынесением нового решения об удовлетворении иска. Распределены судебные расходы.

В ходатайстве представитель ответчика просит отменить постановление суда апелляционной инстанции с оставлением в силе решения суда первой инстанции по тем основаниям, что судом допущены нарушения норм материального и процессуального права. Указывает, что ФХ «У[...]» с 2010 года занимается производством и реализацией муки под товарным знаком «Снежинка», согласие на использование которого от Товарищества не было получено. По действующему законодательству доказательством использования товарного знака считается и может признаваться передача права на товарный знак, соответственно, заключением лицензионного договора с третьим лицом Товарищество реализовало свое право на использование товарного знака «Снежинка».

В отзыве на ходатайство представитель истца просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Заслушав представителя Товарищества, поддержавшего доводы ходатайства, возражения представителя ФХ «У[...]», изучив материалы дела, обсудив доводы ходатайства и отзыва, судебная коллегия полагает, что ходатайство не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью пятой статьи 438 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК) основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов являются существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые привели к вынесению незаконного судебного акта.

Такие нарушения при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не допущены.

Из материалов дела следует, что 15 июня 2010 года товарный знак «Снежинка» зарегистрирован за ТОО «КФАК[...]» под № 32624.

Согласно выписке из государственного реестра товарных знаков Республики Казахстан срок действия регистрации данного товарного знака – 28 апреля 2018 года, срок продления – 28 апреля 2028 года.

По возмездному договору от 1 ноября 2011 года № 04-2011301/14-21 об уступке исключительных прав на 17 товарных знаков ТОО «КФАК[...]» передало Товариществу, в том числе, исключительное право на товарный знак по свидетельству № 32624 («Снежинка»).

16 декабря 2018 года между лицензиаром ТОО «U[...]» (Юнилактис) и лицензиатом ТОО «КААК[...]» заключен лицензионный договор о предоставлении права использования 31 товарного знака, по которому лицензиар предоставляет лицензиату право использования, в числе прочих, товарного знака № 32624 «Снежинка», сроком на 5 лет. Данный договор зарегистрирован 4 февраля 2019 года.

В соответствии с условиями лицензионного договора Товарищество предоставило ТОО «КААК[...]» право использования товарного знака «Снежинка» классов 29, 30, 43 МКТУ, в том числе по категории товаров «мука и зерновые продукты».

Согласно пункту 4.1 данного договора за использование товарного знака лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в размере, указанном в Приложении № 1 к договору.

4 февраля 2019 года лицензиар ТОО «U[...]» (Юнилактис) заключил лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии лицензиату ТОО «КФАК[...]» на использование 31 товарного знака, в том числе на товарный знак № 32624 «Снежинка».

Судом установлено, что ФХ «У[...]» (ранее ИП «ФХ[...]») с 2010 года является отечественным предприятием зерноперерабатывающей промышленности, производителем муки под торговым наименованием «Снежинка». Основной вид деятельности - производство и реализация мукомольной продукции. 3 марта 2020 года ФХ «У[...]» обратилось в РГУ «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан (далее - Институт) с заявкой на регистрацию торгового знака «Снежинка» с указанием определенных видов товара 30 класса – «мука и зерновые продукты», услуг 39 класса – «упаковка товаров; хранение товаров на складах; услуги транспортные».

После проведения экспертизы Институтом отказано в регистрации. Основанием для отказа явилось сходство до степени смешения:

1. с товарным знаком «Снежинка» № 32624 в отношении товаров 30 класса и услуг 39 класса МКТУ с приоритетом от 28 апреля 2008 года, зарегистрированным на имя ТОО «U[...]» (Юнилактис);

2. с товарным знаком «Снежинка» № 57777 в отношении услуг 35 класса МКТУ с приоритетом от 5 октября 2016 года, зарегистрированным на имя ТОО «КПC[...]».

Полагая, что действия ответчика по регистрации товарного знака «Снежинка» на производство муки без цели реального использования являются недобросовестными, ФХ «У[...]» обратилось в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что Товарищество использует товарный знак «Снежинка» № 326424 в части товаров 30 класса путем предоставления этого знака для использования ТОО «КАА[...]» на основании лицензионного договора, которым последнему предоставлено право использования данного товарного знака по категории товаров «мука и зерновые продукты». Апелляционная коллегия, отменяя решение суда и удовлетворяя иск, мотивировала тем, что ответчик и третье лицо не использовали товарный знак «Снежинка» в части товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые культуры», в течение последних трех лет не осуществляли выпуск и производство муки как зерновой продукции по этому классу.

Указанные выводы суда апелляционной инстанции автор ходатайства считает незаконными, основанными на неправильном понимании и толковании закона.

Вместе с тем, анализ представленных по делу доказательств в их совокупности свидетельствует об обоснованности иска и правомерности выводов апелляционной коллегии.

Действующее законодательство о товарных знаках исходит из принципа обязательного использования правообладателем товарного знака.

Данная норма закреплена в пункте 1 статьи 19 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года (далее - Закон).

Согласно пункту 2 статьи 1025 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) использованием товарного знака считается любое его введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение предложение к продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации.

Пунктом 4 статьи 19 Закона определено, что доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании договора о передаче права на товарный знак в соответствии с пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона. Использованием товарного знака может признаваться изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, иной деловой документации, передача права на товарный знак или при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение их в оборот. Доказательства использования товарного знака, предоставляемые его владельцем, должны относиться к периоду времени, указанному в возражении.

Таким образом, передача исключительного права на товарный знак производится путем заключения договора уступки, а передача права на использование товарного знака – путем заключения лицензионного договора.

Кроме того, буквальное толкование вышеуказанной нормы закона позволяет сделать вывод о том, что товар под определенным товарным знаком должен быть обязательно введен в оборот.

Вместе с тем материалами дела подтверждается, что ни ТОО «U[...]» (Юнилактис), ни ТОО «КААК[...]» не совершали никаких юридически значимых действий, которые бы признавались законом как использование товарного знака «Снежинка» в части товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые культуры», в частности, путем предоставления сведений о произведенных товарах по данной категории.

То есть ни лицензиар, ни лицензиат в течение последних трех лет не осуществляли выпуск и производство муки как зерновой продукции по этому классу, спорный товарный знак не использовался ими для индивидуализации товара в виде муки и зерновой продукции, в отношении которого он был зарегистрирован.

Согласно пояснениям представителя ответчика в суде кассационной инстанции, данная деятельность запланирована в будущем, для чего осуществляются определенные подготовительные действия, в настоящее же время лицензиатом выпускается только мороженое в вафельных стаканчиках.

Однако производство мороженого не может быть признано фактом использования спорного товарного знака, поскольку товар «мороженое» отдельно поименован в 30 классе МКТУ. Следовательно, товарный знак в этой части сохраняет свое действие и позволяет третьему лицу выпуск продукции по данному классу как «мороженое».

Производство вафельных стаканчиков относится к 30 классу МКТУ, но к категории «кондитерские изделия».

Соответственно, судом апелляционной инстанции при рассмотрении спора правомерно принято во внимание экспертное заключение от 15 июня 2021 года профессора К[...], привлеченного по делу в качестве специалиста.

В силу пункта 1 статьи 21 Закона исключительное право на товарный знак в отношении всех товаров (услуг) либо их части может быть передано по договору уступки. Пунктом 2 данной статьи определено, что в соответствии с условиями лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии или иного договора (лицензионный договор) любое лицо, не являющееся владельцем (лицензиат), вправе использовать охраняемый товарный знак с разрешения владельца (лицензиар). Право на использование товарного знака может быть предоставлено в отношении всех товаров (услуг) либо их части.

Пунктом 4 статьи 19 Закона также установлено, что любое заинтересованное лицо может оспорить в суде регистрацию товарного знака в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате предъявления иска в суд. Исковое заявление против действия регистрации может касаться всех товаров либо их части, указанных в свидетельстве. В соответствии со статьей 1028 ГК при неиспользовании товарного знака без уважительной причины непрерывно в течение трех лет его регистрация может быть аннулирована по требованию любого заинтересованного лица. Судом апелляционной инстанции обоснованно принято во внимание, что ФХ «У[...]» является реальным производителем муки (стратегического сырья), а действия ответчика по регистрации товарного знака по всему классу товаров без производства по ним продукции недопустимы и направлены во вред охраняемым законом правам юридического лица, с извлечением из своего положения выгоды.

Правообладателем не доказано фактическое использование товарного знака в отношении спорного товара, для которого зарегистрирован товарный знак. При этом истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором этот товар назван в свидетельстве на товарный знак.

Кроме того установлено, что ТОО «КФАК[...]», ТОО «U[...]» (Юнилактис) и ТОО «КААК[...]» являются аффилированными лицами, зарегистрированными по одному и тому же юридическому адресу, с одним и тем же учредителем – Ж[...], что подтвердил в суде кассационной инстанции представитель ответчика.

Видом деятельности ТОО «U[...]» (Юнилактис) по ОКЭД являются «аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости», «аренда автомобилей и легковых автомобилей», а третье лицо, в свою очередь, специализируется на производстве молочной продукции.

Доказательств выплаты вознаграждения по вышеуказанным возмездным договорам (уступки и лицензионному) суду не представлено.

Апелляционной коллегией правильно установлены обстоятельства дела, им дана надлежащая правовая оценка, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, в связи с чем, обжалуемое постановление является законным и оснований к его пересмотру не усматривается.

Доводы, изложенные в ходатайстве, фактически направлены на переоценку исследованных судом обстоятельств дела.

Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения местными судами норм материального и процессуального права применительно к фактическим обстоятельствам, установленным при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций.

Руководствуясь подпунктом 1) части второй статьи 451 ГПК, судебная коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 18 ноября 2021 года по данному делу оставить в силе. Ходатайство ТОО «U[...]» (Юнилактис) оставить без удовлетворения.

Председательствующий Султанов Н.К. Судьи Альмагамбетова Г.Ж.

Боровик М.Г. Копия верна

Судья

Боровик М.Г.