6001-22-00-3г/4806

копия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 ноября 2022 года город Астана

Судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан Альмагамбетова Г.Ж.,

предварительно рассмотрев с истребованием гражданского дела ходатайство представителя компании «Hunting Energy Services LLC» (Х[...] ЛЛС) – А[...] о пересмотре постановления судебной коллегии по гражданским делам суда города НурСултана от 5 августа 2022 года

по гражданскому делу по иску компании «Hunting Energy Services LLC» (Х[...] ЛЛС) (далее – Компания, истец) к товариществу с ограниченной ответственностью «А[...]» (далее – ТОО «А[...]», ответчик), республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан» (далее – Национальный институт интеллектуальной собственности) о прекращении действия на территории Республики Казахстан и признании недействительной регистрации № 62425 товарного знака «SEAL-LOCK» в отношении товаров 6 класса международной классификации товаров и услуг, о возложении обязанности внести в государственный реестр товарных знаков сведения о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака «SEAL-LOCK» по регистрации № 62425,

У С Т А Н О В И Л:

Компания обратилась в суд с вышеуказанным иском.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султана от 1 июня 2022 года, иск удовлетворен частично.

Досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «SEAL-LOCK» зарегистрированного на имя ТОО «А[...]» (№62425 от 4 декабря 2018 года) в отношении товаров 6 класса международной классификации товаров и услуг на территории Республики Казахстан, в связи с неиспользованием и неправомерностью выдачи свидетельства в связи с недобросовестной конкуренцией.

В остальной части иска о возложении обязанности Национальный институт интеллектуальной собственности внести в государственный реестр товарных знаков сведения о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака «SEAL-LOCK» по регистрации № 62425 от 4 декабря 2018 года отказано.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Нур-Султана от 5 августа 2022 года решение суда первой инстанции отменено, вынесено новое решение об отказе в удовлетворении иска. В ходатайстве представитель заявителя, не соглашаясь с постановлением апелляционной инстанции, указывая на допущенные судом нарушения норм материального и процессуального права, неправильное определение круга обстоятельств, имеющих значение для дела, просит оспариваемый судебный акт отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Основания, по которым судебные акты могут быть отменены или изменены в кассационном порядке, предусмотрены в статье 438 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК).

В соответствии с частью 5 статьи 438 ГПК основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов являются существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые привели к вынесению незаконного судебного акта.

Такие нарушения, по мнению заявителя, по делу допущены.

Из материалов электронного дела следует, что 4 февраля 2018 года Национальный институт интеллектуальной собственности по заявке ТОО «А[...]» зарегистрировал в Республике Казахстан товарный знак «SEAL-LOCK» по регистрации № 62425 в отношении товаров (муфты соединительные для труб металлические; приспособления зажимные для труб металлические; соединения для труб металлические; колонны обсадные для нефтяных скважин металлические) 6 классов международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) Компания является владельцем товарных знаков «SEAL-LOCK»: словесного товарного знака «SEAL-LOCK» по регистрации № 759518 от 5 ноября 1963 года с приоритетом от 6 октября 1961 года в отношении товаров (резьбовое соединение для трубопроводов и обсадки труб в нефтяной промышленности) в США (приложение 2); словесного товарного знака «SEAL-LOCK» по регистрации № 353508 от 23 марта 1989 года с приоритетом от 13 июня 1988 года в отношении товаров (металлические соединительные детали и трубопровод, трубы, трубчатые соединители в основном для использования на нефтяных скважинах и детали к ним) в Канаде).

Товарный знак «SEAL-LOCK» также с 1992 года имеет регистрации в Индии и Аргентине.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя требования истца, исходил из того, что ТОО «А[...]» не представило доказательств использования или рекламирования услуг под товарным знаком «SEAL-LOCK», в отношении которых заинтересован истец. Указывает, что действия, направленные на подготовку использования товарного знака, не могут свидетельствовать о фактическом его использовании. Коммерческие предложения относятся к реализации продукции в строительные магазины в отношении резьбового соединения и не могут подтверждать использование товарного знака, а также фактическую реализацию в трехлетний период времени.

Суд апелляционной инстанции, не соглашаясь с выводами суда первой инстанции, указывает, что нарушений действующего законодательства со стороны ТОО «А[...]» не усматривается, в связи с чем исковые требования в удовлетворенной части подлежат отмене.

Не соглашаясь с выводами апелляционной инстанции, автор ходатайства приводит следующие доводы:

1)Компания является владельцем товарного знака «SEAL-LOCK», что подтверждается регистрацией товарного знака в США еще 5 ноября 1963 года. Более того, Компания является владельцем множества патентов с наименованием «SEAL-LOCK», зарегистрированных начиная с 1961 года.

В Казахстане знак «SEAL-LOCK» используется с 2012 года (около 10 лет) по лицензионному договору с ТОО «А[...]» от 10 сентября 2012 года.

ТОО «А[...]» зарегистрировал в Казахстане товарный знак «SEAL-LOCK» на свое имя 4 декабря 2018 года по регистрации № 62425 в отношении товаров 6 класса МКТУ: «муфты соединительные для труб металлические; приспособления зажимные для труб металлические; соединения для труб металлические; колонны обсадные для нефтяных скважин металлические». В 2019 году Компания подала заявку № 90592 на регистрацию товарного знака «SEAL-LOCK» в Казахстане, но получила отказ в связи с наличием регистрации в Казахстане знака «SEAL-LOCK» на ТОО «А[...]».

Заявитель считает, что нарушены его права, поскольку не может использовать свой же знак в Казахстане и национальных компаниях, использовавших знак «SEAL-LOCK» с 2012 года, задолго до неправомерной регистрации чужого знака ответчиком на свое имя.

2)Автор ходатайства обращает внимание на судебные прецеденты, вынесенные в связи с недобросовестной конкуренцией по товарным знакам.

Регистрация товарного знака на казахстанского правообладателя в условиях, когда товарный знак использовался, продавался обозначенный им товар на дату приоритета заявки на рынке Казахстана иностранным лицом, не успевшим к тому времени подать заявку на данный товарный знак в Казахстане, признается актом недобросовестной конкуренции.

Указывает, что истец продавал свою продукцию и использовал знак «SEAL-LOCK» намного ранее, чем ответчик зарегистрировал неправомерно чужой знак на свое имя.

3)Компания полагает, что имеет место несоответствие выводов, изложенных в постановлении апелляционной инстанции, обстоятельствам и материалам дела. Коллегия ошибочно сделала вывод об использовании товарного знака ответчиком в отношении всех товаров 6 класса, только на том основании, что знак используется ответчиком в отношении товара «резьбовое соединение», который отсутствует в перечне товаров, для которых охраняется знак.

Коллегия посчитала, что: «резьбовое соединение» и товары «муфты соединительные для труб металлические; приспособления зажимные для труб металлические; соединения для труб металлические; колонны обсадные для нефтяных скважин металлические», в отношении, которых охраняется товарный знак ответчика – это один и тот же товар, противореча сама себе, утверждая о при этом, что ни один товар не может заменять другой.

Автор ходатайства утверждает, что товары: резьбовое соединение и муфты соединительные для труб металлические, приспособления зажимные для труб металлические, соединения для труб металлические, колонны обсадные для нефтяных скважин металлические - совершенно разные товары.

Ответчик не предоставил документы, подтверждающие использование товарного знака «SEAL-LOCK» в отношении всех заявленных товаров 6 класса МКТУ.

Документы по реализации продукции не доказывают использование товарного знака в отношении товаров 6 класса и не отвечают критерию относимости доказательства. Договоры с партнерами-реализаторами продукции с товарным знаком «SEAL-LOCK». Эти договоры не являются зарегистрированными лицензионными договорами на использование товарного знака «SEALLOCK».

Банковские документы не свидетельствуют об использовании товарного знака «SEAL-LOCK» и, что оплата была осуществлена за продукцию (товары 6 класса), изготовленную и маркированную ответчиком. Документы по рекламной компании (письма, этикетки, баннер), представленные материалы не подтверждают использование товарного знака в 3-х летний период с 27 декабря 2018 года по 27 декабря 2021 года. Не исключено, что они были созданы после подачи истцом иска.

Сертификат менеджмента качества. Данный сертификат на торговозакупочную деятельность, на поставку и реализацию химической продукции для нефтепромысловой промышленности. Товарный знак «SEAL-LOCK» охраняется только в отношении товаров 6 класса и не охраняется в отношении торговой деятельности или химической продукции.

4)Коллегия ошибочно пришла к выводу, что истец не является заинтересованным лицом.

Истец 8 мая 2019 года подал заявку № 90592 на регистрацию товарного знака «SEAL-LOCK» в Казахстане, но получил отказ в связи с наличием регистрации в Казахстане знака «SEAL-LOCK» на имя ответчика. 30 ноября 2021 года истец снова подал заявку № 106081 на регистрацию товарного знака «SEAL-LOCK» в Казахстане и снова получил отказ в регистрации знака в связи с наличием регистрации в Казахстане знака «SEAL-LOCK» на имя ответчика.

Таким образом, истец не может получить охрану на свой же знак в Казахстане.

В[...] о том, что товарный знак истца используется только в нефтегазовой промышленности и поэтому он не является конкурентом ответчика, опровергается решением суда от 18 сентября 2020 года, приложенным самим ответчиком, запрещающим лицензиату истца и другим лицам использовать товары с товарным знаком «SEAL-LOCK» истца.

5. Коллегия сделала вывод об отсутствии признаков недобросовестной конкуренции ввиду отсутствия регистрации товарного знака истца на территории Республики Казахстан.

Коллегия не приняла во внимание, что согласно пункту 1 статьи 177 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, направленные на достижение или предоставление неправомерных преимуществ. В данном случае ответчик зарегистрировал на себя чужой товарный знак, заведомо зная, кто является владельцем знака и кто являются пользователями этого знака, с целью обогащения и получения неправомерных преимуществ.

Знак «SEAL-LOCK» создан истцом и зарегистрирован в качестве товарного знака 50 лет тому назад, использовался лицензиатом истца и иными компаниями в Казахстане с 2012 года и был известен организаторам тендеров и государственным органам, задолго до регистрации знака на имя ответчика.

Неправомерные действия ответчика нарушают нормы национального и международного законодательства, запрещающие любые действия, направленные на недобросовестную конкуренцию, препятствуют национальным компаниям пользоваться качественными товарами под знаком «SEAL-LOCK», известном во всем мире в области нефти и газа. В связи с изложенным представитель компании «Hunting Energy Services LLC» (Х[...] ЛЛС) – А[...] полагает, что оспариваемый судебный акт является незаконным, поскольку судом не полностью исследованы представленные материалы и не изучены обстоятельства, имеющие значение для дела, нарушено требование о необходимости обеспечения единообразия судебной практики, что в совокупности привело к неправильному разрешению спора. Приведенные и иные доводы, указанные в ходатайстве, свидетельствуют о наличии оснований для пересмотра судебных актов, подлежащих проверке в судебном заседании кассационной инстанции.

Руководствуясь подпунктом 1) части 1 статьи 444 ГПК, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Передать ходатайство представителя компании «Hunting Energy Services LLC» (Х[...] ЛЛС) – А[...] о пересмотре постановления судебной коллегии по гражданским делам суда города Нур-Султана от 5 августа 2022 года с делом для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан.

Копию постановления направить лицу, подавшему ходатайство.

Судья Альмагамбетова Г.Ж.

Копия верна.

Судья Альмагамбетова Г.Ж.